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Disputa no SACI dos domínios: jti.com.br, eaa.com.br e dec.com.br

Por Brand® Publicado em 31 de Março de 2021 às 15:38

Primeiramente, evidenciamos que o procedimento do SACI-Adm não é sigiloso e as decisões proferidas poderão ser publicadas.

O objetivo do texto não é expor ninguém, mas de mostrar a fundamentação jurídica na solução das disputas de domínios na Câmara de Soluções de Disputas relativas a nomes de domínios, para que mais empresas e pessoas físicas entendam dos conflitos neste mercado e sua jurisprudência.

Na fundamentação de decisão do mérito, a especialista manteve o domínio jti.com.br com o atual titular. Mas vamos citar os principais pontos a respeito da não existência de má-fé neste caso:

1) Arrematou o domínio em Processo Competitivo

“Primeiro, porque é incontestável que a Reclamada adquiriu o Nome de Domínio de forma regular e legal em Processo Competitivo realizado pelo NIC.br.” ND202073

Muitas empresas têm adquirido os domínios neste Processo Competitivo, veja abaixo alguns exemplos:

- B2W (dono da americanas.com.br): Arrematou americana.com.br (18/02/2021)

- XP Investimentos: Arrematou xp.com.br (21/12/2017)

- PagSeguro arrematou o domínio pag.com.br (21/06/218)

- LocaWeb comprou o domínio lw.com.br  (21/05/2020)

- Ascend Global Ind. Com. Ltda arrematou o domínio ag.com.br (17/01/2019)

- WS Soluções Corporativas Ltda comprou o domínio ws.com.br (20/07/2108)

- Post Empreendimentos Digitais Ltda arrematou o domínio post.com.br (18/06/2020)

- Alvorada Auto Peças adquiriu o domínio alvorada.com.br (30/03/2021)

- Wiser Educação arrematou o domínio wiser.com.br (23/04/2021)

- Nova Fibra Telecom S.A comprou o domínio nova.com.br (23/04/2021)

2) Falta de distinção para apropriação exclusiva

“Segundo, porque a expressão JTI consiste em um conjunto de letras, desprovido de cunho distintivo, que compõe muitos nomes empresariais e nomes de domínio de terceiros que atuam em ramos diferentes, não sendo, portanto, passível de apropriação exclusiva. Deste modo, é improvável o prévio conhecimento por parte da Reclamada da existência da Reclamante, bem como improvável a possibilidade de confusão entre o nome empresarial da Reclamante e o Nome de Domínio da Reclamada.” ND 202073

3) Não adquiriu o domínio com o objetivo de vender ao Reclamante

“Terceiro, porque a Reclamada demonstrou que não tinha objetivo e interesse na venda do Nome de Domínio à Reclamante, tanto que sequer respondeu ao e-mail enviado por esta a ela. Na verdade, restou evidenciado que o interesse na compra e venda do Nome de Domínio partiu da própria Reclamante.” ND 202073

4) Manutenção passiva de domínios não é suficiente para caracterizar má-fé

“Quarto, porque o fato da Requerida ser titular de mais de 2.000 (dois mil) nomes de domínio, por si só, não é suficiente para a configuração da má-fé.

A manutenção passiva destes nomes de domínio, incluindo o Nome de Domínio, somente evidenciaria a má-fé se viesse acompanhada de outros elementos espúrios, se violasse direitos de terceiros, se houvesse risco de confusão, não havendo provas neste sentido no presente Procedimento.

Esta Especialista, ao consultar a lista de nomes de domínio da Reclamada, fornecida pelo NIC.br, constatou que a grande maioria é composta por palavras de uso comum e genéricas e conjunto de letras, o que leva a crer que a Reclamada não age de má-fé.” ND 202073

Alia-se, também a isso, as decisões da WIPO World Intellectual Property Organization, que processou mais de 50.000 casos de disputas de domínios. A WIPO Jurisprudential Overview 3.0 no item 2.1 diz:

“2.1 Ao longo de muitos casos de UDRP, os painéis reconheceram outros fundamentos que, embora não codificados na UDRP como tal, estabeleceriam direitos do respondente ou interesses legítimos em um nome de domínio. Por exemplo, de modo geral, os painéis aceitaram que agregar e manter nomes de domínio (geralmente para revenda) consistindo em acrônimos, palavras de dicionário ou frases comuns pode ser fidedigno e não é ilegítimo segundo a UDRP.”.

5) Não ter um nome de domínio não impede a empresa promover seus produtos e serviços no território nacional

"Quinto e por fim, diferentemente do quanto alegado pela Reclamante, o registro do Nome de Domínio em nome da Reclamada não a impede de promover seus produtos e serviços no território nacional, porquanto, em consulta informal e pública realizada na internet, esta Especialista constatou que eles estão sendo divulgados nos websites www.jti.com e www.jt.com." ND 202073


Outro caso, refere-se ao domínio de 3 letras eaa.com.br, que também foi mantido pelo titular. Destacamos os seguintes pontos do parecer do especialista:

"Ao analisar os documentos trazidos neste Procedimento, em conjunto com os argumentos trazidos pela Reclamante e pelo Reclamado, este Especialista conclui pela existência de evidências da intenção do Reclamado em registrar o nome de domínio em disputa – dentre outros de titularidade do Reclamado – exclusivamente para vendê-lo a possíveis interessados, obtendo lucro. Contudo, há de se notar que o fato de o Reclamado ser titular de mais de 200 (duzentos) nomes de domínio, por si só, não é suficiente para configurar má-fé. No presente caso, não se comprovou a alegação de que o Reclamado teria obtido o Nome de Domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a própria Reclamante, especificamente, dado que marcas compostas por siglas possuem sabidamente, em sua maioria, baixo grau de distintividade, sendo inclusive improvável o prévio conhecimento por parte do Reclamado da existência do escritório, titular da marca “EAA”.

Ademais, a manutenção de portfólio com mais de 200 (duzentos) nomes de domínio não configura um ilícito desde que não haja infração a direito de terceiros e/ou risco de confusão a consumidores. Não há indícios de que o Reclamado, ao registrar o nome de domínio <eaa.com.br>, pretendia atrair a clientela da Reclamante. Pode-se dizer, assim, que a manutenção passiva de nomes de domínio (passive domain name holding) não pode, por si só, configurar má-fé. Nesse mesmo sentido, faz-se referência à decisão do procedimento ND201823. Nesse ponto, vale ressaltar que dentre os nomes de domínio de titularidade do Reclamado, a grande maioria é composta por siglas ou palavras genéricas, como por exemplo <erva.com.br> e <bala.com.br>, o que leva a crer que de fato o Reclamado não age de má-fé, com o objetivo de causar confusão ou prejudicar titulares de marcas famosas. Tendo em vista os pontos levantados acima, bem como o fato de o Reclamado ter adquirido o nome de domínio regularmente perante Processo Competitivo realizado pelo Registro.Br, não ficou demonstrada qualquer circunstância passível de tutela pelo art. 3º, em vigor, que induza terceiro a erro ou que viole direitos de terceiro. " ND20202


Por fim, temos o caso do domínio dec.com.br, cujo titular conseguiu mantê-lo. Destacamos os seguintes pontos:

"No que tange à expressão "dec", isoladamente, não há como deixar de concluir que se trata de expressão genérica, que não seria passível de proteção, marcaria em sua forma nominativa uma vez que não goza de suficiente distinguidade. Trata-se expressão como qualquer outra, possível de ser utilizada para qualquer produto ou serviço." ND201823

"No mesmo sentido, também a alegada circunstância da titularidade de centenas de nomes de domínios por parte do Reclamado, por si só, não é suficiente para configurar má-fé. Desde que obtidos, mantidos e utilizados de forma legítima, não há qualquer impedimento para que uma pessoa venha a deter o registro de diversos nomes de domínios." ND201823

"A manutenção de portfólio, com centenas de nomes de domínio, não é proibida se dentre os Nomes de Domínio registrados não houver infração a direitos de terceiros e / ou confusão intencional a consumidores. Eventual manutenção passiva de nomes de domínio (passive domain name holding) não tem o condão, de forma isolada, de configurar má-fé, dado que a posse passiva de Nomes de Domínio é elemento que necessita de indícios adicionais para que seja verificada má-fé." ND201823

"Neste sentido, o sistema de registro de nomes de domínio brasileiro regulado pelo CGI.br oferece a princípio o first come, first served, ou seja, o nome de domínio é concedido àquele que primeiro o requerer, desde que satisfeitas as exigências regulamentares para o registro.

Assim, o fato de não ter participado do processo, ao contrário do que se fez em seis outras oportunidades anteriores - impôs à Reclamante, inevitavelmente, às consequências decorrentes da aplicação do clássico brocado Dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre os que dormem)."" ND201823

Para esclarecer neste último ponto, o domínio dec foi adquirido no Processo de Liberação e Competitivo do Registro BR, em que o domínio participa de 6 processos antes de ir para competição, em que são dadas condições igualitárias entre os participantes, seja pessoa física ou jurídica.

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